隨著知識經濟的迅速發展，人們的智慧財產權尤其是專利意識顯著增強，專利戰略在參與市場競爭中的作用日益突出，外觀設計專利侵權糾紛案件越來越多，但由於我國現行法律對外觀設計專利侵權如何判定規定的很少，給外觀設計專利侵權判定帶來了一定的困難。筆者從事智慧財產權行政執法工作以及專利維權法律工作多年，本文結合工作實際就如何判定外觀設計專利侵權進行粗淺的探討。
一、外觀設計專利權保護範圍的確定
確定外觀設計專利權的保護範圍是外觀設計專利侵權判定比對時的首要工作。關於確定外觀設計專利權的保護範圍我國專利法有專門的規定即“外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或照片中的該外觀設計專利產品為準。” 但這條規定過於原則，實際上圖片或照片中的內容並不一定都受法律保護，圖片或照片中的內容到底哪些受法律保護哪些不受法律保護，是非常值得探討的。
（一）如何排除公知在先設計內容
外觀設計專利申請檔案中的圖片或照片中的內容是侵權判定比對時的依據，如果圖片或照片中有公知在先設計內容，那么公知在先設計內容就不受法律保護。我國的絕大部分外觀設計專利都是在已有外觀設計的基礎上改進的，雖然專利法條文中並未規定在進行外觀設計專利侵權判定時，必須排除專利圖片或照片中的公知在先設計部分，但是，公知在先設計不是專利權人的智力成果，其屬於社會公眾的共同財富，已經處於社會公眾欲得知就能得知的公開狀態，如果將這些公知在先設計也包括在專利權人的權利範圍內，對公眾來說是不公平的，也會嚴重阻礙科學技術的進步和創新。所以，為保護社會公眾的利益，確定外觀設計專利權的保護範圍時，應當首先區分出公知在先設計部分和具有獨創性的部分，將公知在先設計部分排除在專利權的保護範圍之外。在外觀設計專利侵權判定中，被控侵權人可以利用公知在先設計進行抗辯，即主張被控侵權產品使用的是公知在先設計的設計方案或者與公知在先設計方案更為接近。如何排除公知在先設計內容呢？筆者認為可這樣具體操作：審理人員應詢問權利人其專利中所包含的創新點，如被控侵權人能舉證證明權利人主張的創新點中有公知在先設計部分，就要從權利人主張的創新點中排除該部分，以權利人主張的創新點的剩餘部分與被控侵權物進行侵權比對；如被控侵權人沒有舉證或能舉證但不能證明權利人主張的創新點中有公知在先設計部分，則應以權利人主張的創新點與被控侵權物進行侵權比對，對權利人未主張為創新點的部分和被控侵權人所舉證據足以證明不是創新的部分，可以認定為公知在先設計而予以排除。
（二）如何排除功能性的外觀設計的內容
在智慧財產權法律制度中有這么一個理念，即由內容所決定的形式或表達是惟一的，則這種形式或表達不受法律保護。這種理念反映在外觀設計專利制度中就是由技術功能本身所決定的形狀、結構等外觀必須如此、是惟一的，則該形狀、結構等外觀不受專利法保護。如汽車的輪胎是圓形的，但這種圓形是輪胎的功能所決定的，這種圓形任何時候都不受專利法保護。由於外觀設計是關於產品外表的具有裝飾性或藝術性的設計，設立外觀設計專利制度的目的就是保護產品外觀的裝飾性或藝術性。因此，在確定外觀設計專利的保護範圍時，應注意區分哪些是因產品的功能而決定的外觀特點，哪些是為產品的美觀而設計的部分，從而排除由產品的技術功能特徵所決定的而不是為產品外觀產生美感而設計的內容。也就是說，對於那些為了實現產品的技術功能所能採用的惟一外觀設計，應當排除在外觀設計專利權的保護範圍之外。需注意的是，如果一種產品的外觀設計同時具有裝飾性和功能性的特徵，則不應將其排除在專利權的保護範圍之外。在具體實踐中，被控侵權人如主張設計內容是技術功能所決定而必須採取的惟一設計可以從技術角度說明或提供專家證明，而權利人如反對則可以從技術角度說明、提供專家證明或提供具體的反證，權利人提供反證即提供同類的產品還存在其他的外觀，這時，審理人員須注意的是權利人提供反證的這個產品其功能、效果必須與專利產品相同，防止實踐中有人為規避侵權而進行的變劣發明。
（三）排除非外觀設計的內容
外觀設計專利保護的是產品的“外觀”而不是“內觀”，外觀是能夠被觀察者從外部直接感知的產品的外表部分，對產品的內部形狀、圖案，消費者一般看不見也不會予以注意，其不具有產品外表上的美感，因此不屬於專利法及其實施細則所指的外觀設計。同樣，其他非外觀設計要素，如產品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也應排除在外觀設計專利權的保護範圍之外。筆者代理的也是蘇州中級人民法院受理的第一起專利侵權糾紛案件中，被控侵權人提出了被控侵權產品與原告專利有二十三處不同，但被控侵權人提的絕大數是產品“內觀”不同、大小不同等，最後，蘇州中級人民法院仍然認定被控侵權人侵權成立。另外產品外觀上附有的商標、廠址等因素也不是侵權判定中考慮的因素
二、關於認定產品是否同類的標準問題
判斷產品外觀設計是否侵權，其前提條件是被控侵權產品與專利產品應是相同或相似產品，只有屬於相同或相似產品，才能進行侵權判定，否則不能認定侵權成立。因此，如何判定是否屬於同類產品，成為外觀設計專利侵權判定中的一個關鍵問題。實踐中，有兩種值得商榷的觀點：一是單純按照《國際外觀設計分類表》作為依據；二是不考慮《國際外觀設計分類表》中有關產品分類的依據，而依照產品的性能、用途、原料、形狀以及消費渠道等綜合因素來判斷。筆者認為，第一個觀點的好處是專利侵權審判中的認定標準方便、簡單、易行，同時也使侵權判定的標準與授權審查的標準保持了完全的一致；其壞處是不合理的改變了外觀設計專利權的保護範圍，不利於制止仿製和混淆等侵權行為，有時對公眾造成不公平，造成這種弊端的根源是有些產品可以同時歸為不同的類別、有些實質上的同類產品而《國際外觀設計分類表》卻歸為不同的類別。因此在認定是否屬於同類產品時，不應僅僅依據《國際外觀設計分類表》。第二種觀點是撇開《國際外觀設計分類表》來認定產品是否屬於同類，在有些時候確能公平的維護各方利益，但其任意性和主觀性也太強，割裂了專利授權審查標準與專利侵權判定標準之間的聯繫，會在一定程度上損害專利的穩定性，容易不適當的擴大專利的禁止權的效力範圍，損害社會公眾的利益。因此，筆者主張在認定是否屬於同類產品時，首先應當參照《國際外觀設計分類表》，儘可能保持專利侵權判斷與專利授權標準的一致性。其次，在認定是否屬於同類產品時，還應當依照產品的性能、用途以及是否會引起普通消費者對產品的混淆和產品的生產者之間是否會形成競爭關係等因素綜合考慮分析，如果使普通消費者產生了混淆，生產者之間會形成競爭關係，那么就應當認定為同類產品。筆者2010年5月代理了一起外觀設計專利侵權糾紛案件，原告以被告生產的戶外配電箱侵犯自己的戶外配電箱外觀設計為由控告，但被告以在原告專利申請日以前通訊部門就有相同外觀的產品為由進行抗辯，而原告以通訊部門的該產品按照《國際外觀設計分類表》的規定與本案產品不同類為由進行反駁，被告能否以按照《國際外觀設計分類表》與本案產品不同類的產品進行已有公知技術抗辯呢？根據以上分析並且根據通訊部門的該產品與戶外配電箱性能、用途、產品混淆、競爭關係等因素綜合分析，原告以移動通訊部門的該產品按照《國際外觀設計分類表》的規定與本案產品不同類進行反駁是不能成立的。